实验使用抗辩的适用
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙、庄俊雄
【案件来源】最高法公报案例
【摘要】《专利法》第六十九条第（四）项规定的“专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权”，该规定与《专利法》第一条规定的促进科学技术进步的立法宗旨是相一致的。该规定使专利制度免于产生妨碍科学技术进步的负面影响。该条表明原告有确切证据证明被告侵犯其专利权时，被告若是符合该条规定，可使用该条款进行抗辩。
【基本案情】原告LZM于１９８９年３月２８日取得“熟化垃圾组织筛碎机”实用新型专利权。被告环卫厂承担了国家城乡建设环境保护部《一九八五年全国城乡建设科学技术发展计划》中有关“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”的研究任务后，于１９８９年４月委托被告成套公司对筛分破碎机进行研制。上海市科技咨询服务中心受原审法院委托，组织专家对成套公司研制的“筛分破碎机”进行技术鉴定后认为，该设备与LZM的专利权利要求中请求保护的技术方案等同。环卫厂为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目，委托成套公司对筛分破碎机械进行研制，属于专为科学研究和实验而使用有关专利，不视为对陆正明专利权的侵害。原告LZM不服一审法院判决，遂提起上诉。
【争议焦点】实验使用抗辩的判定。
【法院判决】一、撤销上海市中级人民法院（９１）沪中经字第８号民事判决。
二、成套公司赔偿LZM经济损失２万元；
三、鉴定费１０００元，由成套公司负担５００元，环卫厂负担５００元。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，《专利法》第六十九条第（四）项规定，专为科学研究和实验而使用有关权利的，不视为侵犯专利权。对此有以下几点需要理解的，
（一）“专为科学研究和实验而使用有关权利的”的含义应明确限定为针对获得专利的技术本身进行科学研究和实验，而不是泛指一切实验行为。可能情况有以下几种：
1、通过研究和实验，判断专利权利要求所要求保护的专利技术是否能够实现专利说明书中记载的发明目的，产生预期的发明效果。进行这种研究和实验的目的，在于从技术角度判断专利技术是否具有可行性。
2、通过研究和实验，确定实施专利技术的最佳方案。
3、通过研究和实验，探讨如何对专利技术做出改进。
下列行为应当被认为不是针对专利技术本身而进行的研究实验行为：
1、不是针对获得专利的技术本身，而是利用专利技术作为手段进行另外的研究实验。
2、不是针对获得专利的技术本身，而是针对实施专利技术的其他方面进行研究实验。
3、不是针对获得专利的技术本身，而是对实施该专利技术的商业背景进行研究实验。
另外，本项所述“专为科学研究和实验而使用有关专利”的适用范围应当不包括外观设计专利权。
在本案中，环卫厂为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目，委托成套公司对筛分破碎机械进行研制，委托上是要求成套公司自行研制，而成套公司并不是针对陆正明的“熟化垃圾组织筛碎机”实用新型专利权的技术本身进行科学研究和实验，而是进行制造该专利产品。
（二）本项与为生产经营目的之间无任何关系。“专为科学研究和实验而使用专利”行为的主体不应仅仅限于专门的科研单位，任何单位、任何个人都可以进行。环卫厂为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目，委托成套公司对筛分破碎机械进行研制，环卫厂与成套公司无论是否有为生产经营目的并不影响本案实验使用抗辩的成立。
（三） 本项允许专为科学研究和实验而使用有关专利产品，应当包含了允许研究实验者自己制造有关专利产品的含义。在研究实验者自己不具备制造有关专利产品的能力的情况下，应当允许该研究实验者进行进口有关专利产品，也应当允许他人为研究实验者制造、进口有关专利产品，都不视为侵犯专利权的行为。
成套公司直接利用LZM已取得专利权的专利技术设计制造机械设备，然后销售给环卫厂使用的行为，并不符合《专利法》第六十九条第（四）项规定，故二审法院撤销一审法院对成套公司关于予以认定实验使用抗辩的判决并无不妥。
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