如何认定方法专利是否属于新产品制造方法专利？
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙、庄俊雄
【案件来源】（2009）民提字第84号
【关键词】专利侵权、新产品、举证责任
【摘要】在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。
【基本案情】申请再审人OY公司因与被申请人ZXT、二审上诉人HS公司、ZQ公司、一审被告YST公司侵犯发明专利权纠纷一案，不服吉林省高级人民法院2006年11月21日作出的(2006)吉民三终字第146号民事判决，向最高人民法院申请再审。
OY公司申请再审称，依照涉案专利权利要求1记载的方法，得到的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，被诉侵权产品与上述产品不同，涉案专利也不属于新产品制造方法专利。二审法院错误地以产品是否上市作为“新产品”的认定标准，并且在ZXT尚未举证证明OY公司也制造了上述产品的情况下，即要求OY公司承担证明其产品制造方法不同于涉案专利方法的举证责任，认定事实与适用法律均存在错误。
【法院判决】一、撤销吉林省高级人民法院(2006)吉民三终字第146号民事判决和吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第36号民事判决。二、驳回张喜田的诉讼请求。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，本案的焦点在于，涉案方法专利是否属于新产品制造方法专利。
在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。
在本案中，由涉案专利方法直接获得的产品为制造左旋氨氯地平的中间产物与制造右旋氨氯地平的中间产物。这两者都是在涉案专利的申请日之前在国内外并未公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。而OY公司虽提交了HR公司的238专利，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的过程中，形成的中间产物与涉案专利生产出的产物并不相同，因此，238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。
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