创造性的判断以新颖性的存在为前提

【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙、庄俊雄

【案件来源】最高人民法院 再审 （2016）最高法行再14号

【关键词】权利要求、创造性、新颖性

【基本案情】再审申请人TXL、国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因与被申请人ZJZY公司、一审第三人DYYZ公司实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院作出的（2014）高行（知）终字第3279号行政判决，分别向最高人民法院申请再审。

   TXL的上诉理由为：一审判决错误理解了权利要求的保护范围以及说明书在专利文本中的作用，从而错误认定了本专利权利要求1的创造性；一审判决将说明书和附图中的具体实施例的结构进一步引入到权利要求中，显然是错误的；一审判决错误认定专利复审委员会在被诉决定作出过程中存在程序瑕疵。

【法院判决】一、撤销北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3279号行政判决；二、撤销北京市第一中级人民法院（2013）一中行初字第2488号行政判决；三、维持国家知识产权局专利复审委员会第20501号无效宣告请求审查决定。

【个人评析】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，本案的焦点在于涉案专利是否具有创造性。

一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。

在本案中，由于本专利权利要求1配合面有空隙的方案在对比文件2中已经公开，而且该空隙的功能是填入浆体材料或联接材料，保证止水效果和连接强度，也与对比文件2的公开的功能相同，均为通过形成止水部分而确保水密性。因此本专利权利要求1所记载的技术方案属于现有技术，不具备新颖性。而且本领域技术人员在对对比文件1进行改进时，为了解决板桩间的止水和连接强度问题，有动机参考对比文件2并尝试将其中公开的止水手段引入对比文件1而形成权利要求1的技术方案，在其技术效果属于本领域技术人员预期范围之内的情况下。

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